העברת בעלות בסימן מסחר לחברה ישראלית (פיצול טריטוריאלי) לא מונעת יבוא מקביל

מאת: עו"ד סער גרשוני

העברת בעלות בסימן מסחר לחברה ישראלית (פיצול טריטוריאלי) לא מונעת יבוא מקביל

יבוא מקביל, כידוע, מתאפשר כאשר יבואן רוכש מוצר מקורי המשווק בארץ מסוימת ומייבא אותו לארץ. הבסיס של היבוא המקביל נשען על תיאורית מיצוי הזכויות הבינלאומי, הכוונה שליצרן של המוצר יש כוח ויכולת לשלוט על המוצר רק במכירה הראשונה אותה הוא מבצע, ולאחר שקיבל את כספו הוא אינו יכול לשלוט מה ייעשה במוצר.
מה קורה אם בעל מותג בארץ מסוימת החליט להעביר את הבעלות בסימן המסחר במדינת ישראל לחברה יצרנית שהופכת לבעלים של אותו סימן מסחר?​

כאן אנו נמצאים במצב שונה, היצרן בחו"ל מייצר במדינה מסוימת מוצר, ובישראל גוף אחר מייצר מוצר אחר תחת אותו מותג. האם ייבוא של מוצר כזה שנרכש בחו"ל ומיובא לארץ נחשב יבוא מקביל?
לכאורה לא, שכן, ישנו בעל סימן מסחר בישראל, שהוא בפועל לא קיבל כסף ממכירת המוצר בחו"ל ולכן לא מיצה את זכויותיו במוצר. מצד שני, המוצר שנרכש בחו"ל הינו מוצר מקורי, של בעל הסימן המקורי בחו"ל, שקיבל כסף עבור המוצר הזה, זכותו של מי גוברת?

לפני מספר חודשים הגיע מקרה שכזה לפתחו של בית המשפט המחוזי מרכז, חברת בן שלוש ייבוא וייצוא בע"מ רכשה וייבאה לארץ משקה שוופס, היא רכשה את המשקה מאוקראינה, מקורו של המשקה היתה חברה שהינה בעלת הזכויות בסימן המסחר שוופס באוקראינה.

בישראל חברת יפאורה-תבורי בע"מ, היא בעלת סימן המסחר שוופס בישראל וברשות הפלסטינית. יפאורה- תבורי היא זו שמייצרת ומשווקת בטריטוריה זו את משקה השוופס. יפאורה-תבורי שלחה מכתב התראה לבן שלוש ובן שלוש פנתה לבית המשפט בבקשה לקבוע, כי ייבוא משקאות שכאלה אינו מפר את סימן המסחר.

בית המשפט בפסק דין מנומק בחן את הסוגיות הבאות:

האם מקרה כזה שבעלת סימן המסחר הישראלי אינה יבואנית, אלא, יצרנית הייבוא הוא יבוא מקביל?
במידה והתשובה לשאלה ראשונה חיובית, האם כאשר יש שונות מסוימת בין הסחורות המיובאות לסחורה המיוצרת בארץ זה עדיין נחשב ליבוא מקביל?
מה הדין כאשר הבעלות הגלובלית בסימן המסחר מפוצלת לטריטוריות שונות, והאם במקרה כזה חלה דוקטרינת מיצוי זכויות בינלאומי?
האם בעלת הסימן באוקראינה נתנה הסכמתה ליבוא המקביל על ידי בן שלוש והאם עניין זה רלוונטי בכלל?

באשר לשאלה הראשונה פסק בית המשפט, כי עצם העובדה שיפאורה מייצרת את המשקאות בישראל לא משנה לסוגיית היבוא המקביל. בתחרות בין הזכות של יפאורה בסימן המסחר לבין זכותה של בן שלוש לייבא את המותג מחו"ל, אין כל רלוונטיות לשאלה מה מקור הסחורות, שכן יפאורה יכולה לייצר בעצמה את המוצר או לייבאו מחו"ל והעובדה שיפאורה מייצרת משקאות בישראל אינה שוללת מבן שלוש מעמד של יבואן מקביל, וככל שבן שלוש עומדת בדרישות להכרה ביבוא מקביל כיבוא לגיטימי אז היבוא המקביל של החסין מפני סימן המסחר של יפאורה.

באשר לשאלה השנייה, בית המשפט בחן את הנושא מבחינה עובדתית ומשפטית. מבחינה עובדתית קבע שלא הוכח כי משקה השוופס מאוקראינה שונה במרכיבים משוופס של יפאורה. מבחינה משפטית קבע בית המשפט כי אפילו היתה שונות בטעם או במרכיבים זה לא משנה, שכן, המוצר הינו מוצר מקורי ואמיתי ולכן המבחן הקובע הינו מבחן המקוריות של המוצר ולא מבחן זהות המרכיבים של המוצר.

באשר לשאלה השלישית שהיא המהותית ביותר- שאלת דוקטרינת המיצוי כאשר יש פיצול טריטוריאלי שנעשה על ידי בעל סימן המסחר. השופט פונה ומאזכר את פסק דין טומי הילפיגר אשר קבע כי מיצוי הזכויות הוא בינלאומי ולא מדינתי, וכן אזכר את סעיף 60(א)(3) לפקודת סימני מסחר הקובע כי יבוא טובין שסומנו בהרשאת בעל סימן המסחר במקום בו ייצרו את המוצר, לא ייהווה הפרה של סימן מסחר.

בנוסף, בית המשפט מציין, כי הפיצול שנעשה בבעלות הסימן בטריטוריות השונות נעשה באופן מוסכם ורצוני. המקור לכל הזכויות בסימן שוופס ברחבי העולם הוא אחד- חברת קדבורי שוופס, שהיא זו שביצעה את הפיצול לטריטוריות. יפאורה היתה מודעת לפיצול טריטוריאלי זה ולכן היא אינה יכולה לטעון לפגיעה והיבוא המקביל היה חלק מהסיכונים המסחריים אותם היתה צריכה לקחת בחשבון כאשר רכשה את הזכויות.

באשר לשאלה הרביעית הגם שלא היתה הסכמה של החברה האוקראינית לייבוא, ין לכך רלוונטיות שכן, מרגע שהחברה מכרה את המוצר חלה דוקטרינת המיצוי, ומאותו רגע רשאי כל מי שרוכש את הסחורה בשוק לעשות בה כרצונו, ובין היתר, לייצא אותה לארצות אחרות.

בסופו של דבר קבע בית המשפט כי הייבוא נחשב ייבוא מקביל ואינו מפר את סימן המסחר.

כמובן שהתוצאה של פסק הדין הינה תוצאה הגיונית ומתבקשת ומתכתבת עם ההחלטות הקודמות הקיימות בתחום, אשר קובעות כי היבוא המקביל הינו דבר ראוי ויש לעודדו, יחד עם זאת, לדעתנו הקביעה בשאלה הראשונה הנוגעת למעמד של בן שלוש כיבואן מקביל אינה רלוונטית וניתן היה לוותר עליה, שכן, כאמור, הבסיס ליבוא המקביל הינה דוקטרינת המיצוי הבינלאומי בה עסק בית המשפט בשאלה השלישית, לטעמנו השאלה הראשונה "נבלעת" בשאלה השלישית, שכן, אם בישראל ההלכה היתה אחרת (כגון דוקטרינת מיצוי מדינתית-כפי שקיים במקומות אחרים בעולם), הייבוא של משקה השוופס היה מהווה הפרת סימן מסחר גם כאשר המוצר הינו מוצר מקורי ובהרשאה באותה מדינה בחו"ל.

יפאורה-תבורי הגישה ערעור לבית המשפט העליון על פסק הדין וכעת ממתינים לראות האם בית המפשט העליון יאשר את פסק הדין של בית המשפט המחוזי.

אולי יעניין אותך גם:

מדריך: התמודדות של יבואן מקביל עם סחורה מקורית שמעוכבת במכס